למי שייך הצירוף "BMX" המופיע על דגם אופניים המיוצר בידי יצרנים שונים? בהחלטה שנתנה עו"ד ז'קלין ברכה, סגנית רשם הפטנטים המשמשת כ"פוסקת בקניין רוחני", הבהירה כי צירוף האותיות עצמו איננו שייך לאיש.
ההחלטה התקבלה בעקבות בקשה למחיקת סימן מסחר שהגישו שני יבואני אופניים נגד יבואן שלישי, אשר רשם את הסימן BMX בעיצוב גרפי מסוים כסימן מסחר רשום. אמנם בתהליך הרישום הבהיר היבואן כי הוא יודע שצירוף האותיות עצמו איננו יכול להיות סימן מסחר רשום, אך בהמשך הוא פעל לנכס לעצמו זכות כזו.
כך למשל במכתב התראה שהוציא לאחד היבואנים המתחרים נאמר:
"בבעלותה של מרשתי החל משנת 2017 מספר סימני מסחר רשומים של המותג "BMX"… בשבעה סיווגים שונים. על-פי מידע שהתקבל אצל מרשתי הנכם (ו/או מטעמכם) פועלת למכירה ו/או שיווק ו/או יבוא של מוצרים הנושאים את שם המותג "BMX", בסיווגים בהם רשומים סימני המסחר של מרשתי, ובפרט אופניים וחלקים לאופניים, וזאת ללא כל הרשאה או היתר ממרשתי. בין היתר נעשות המכירות בסניפי הרשת ובאתר המקוון של הרשת".
"הנכם נדרשים אפוא", המשיך המכתב, "לפעול מיידית ולא יאוחר מ-7 ימים מיום קבלת מכתבינו זה… לחדול באופן מיידי, כעת ובעתיד, מכל יבוא, שימוש, שיווק, הפצה ומכירה, החזקה וכל לפעולה אחרת של מוצרים הנושאים את השם המותג BMX, ולהודיע על כך למרשתי בכתב".
בעקבות פעולה זו הגישו שני יבואנים מתחרים בקשה למחיקת הסימן, מאחר שהוא פוגע בהם. אולם זמן קצר לפני הדיון הגיעו אותם יבואנים להסכם סודי עם היבואן הרושם, וביקשו למחוק את בקשתם. סגנית הרשם דחתה את בקשתם למחיקת הבקשה וקבעה כי יש לדון בה לגופה, בעקבות הפער הקיים בין האופן שבו נרשם סימן המסחר לבין השימוש שנעשה בו בפועל. "דברים אלו מעידים על כך שבעל הסימנים היה מודע לכך שהזכויות בצירוף המילולי BMX אינן שייכות לו, ולמרות זאת פעל לניכוסן לעצמו", כתבה ברכה.
עם זאת, סגנית הרשם נמנעה מלקבוע שהסימן נרשם בחוסר תום לב או שנעשה בו שימוש בחוסר תום לב, דבר שהיה מאפשר למחוק את הסימן, וזאת משום שלא נערך דיון לגופו של עניין בבקשת המחיקה. במקום זאת החליטה ברכה על הוספת הודעת ויתור לפנקס סימני המסחר בנוסח הבא וזאת ביחס לשלושת הסימנים: "הסימן המבוקש לא ייתן שימוש ייחודי בצירוף המילולי BMX אלא בהרכב הסימן".
